美国专利局推出一条新法规允许与外国专利律师的通信享有保密特权。
自新法规 (§ 42.57)[i] 于2017年12月7日生效起，美国专利代理人以及被其国家相关部门授予资质的外国专利“从业者”，将在与保密特权（privilege）和放弃（waiver）相关的所有问题上享有与美国律师相同的待遇。82 Fed. Reg. 51570-75 (Nov. 7, 2017).
这是一个迟到的澄清，因为诉讼当事人与其本国的或者国外的专利代理人之间的通信究竟是什么性质的这个问题在美国近50年来一直是一个备受争议的话题。
该规定的重要性是毋庸置疑的，因为美国经常被牵涉到国际性专利纠纷中，这些纠纷包括向美国专利与商标局的专利审判和上诉委员会（PTAB）挑战专利的有效性。
享有保密特权的信息和美国的搜证(Discovery)程序
在美国，开庭审理前的步骤通常会涉及令人生畏的“搜证”程序[i]。在这个程序当中，诉讼双方当事人均会对彼此提出要求,以获得相关文件、双方和潜在证人的宣誓证词、书面质询等等。美国的搜证权力背后的理论为：双方在开庭审理前获得尽可能多的信息并且任何一方不可以对另一方做出隐瞒（除非是为了防止自证其罪）。这个普通法中的抗辩原则主要应用在民事纠纷上并且是联邦层面上的一些具体规定所调整的主题[ii]。
因此,一些信息可以不必被公开并且可以被保密。这种信息被描述为“享有保密特权的（privileged）”。律师提供给其客户的法律建议在非常特定的条件[iii]下可以被纳入“享有保密特权的信息”这个类别并且通常被称为享有“客户-律师保密特权（client-attorney privileged）”。
在涉及专利的诉讼中,当双方来到搜证阶段必须判断一个通信是否为保密通信时,他们会遇到非常具体的挑战。特别地,这是由于：
- 涉及专利的通信的性质：这些通信可能包含大量的非常敏感的技术信息。
- 顾问的法律地位：他们通常不是在美国法院注册的执业律师,因此,从严格意义上来讲,并不算“律师（attorneys）”。这些人可能是美国专利代理人或者企业的在职法律顾问。更难以定义的当属外国专利从业者，这些外国专利从业者可能是诉讼当事人的独立顾问也可能是在职的法律顾问。
新规定现在至少澄清了具备资质的独立专利从业者——例如法国专利代理人（Conseil en propriété industrielle）、德国专利代理人（Patentanwalt）和英国专利代理人（Chartered Patent Attorneys ）——在美国专利审判和上诉委员会（USPTAB）面前的专业地位这一问题。
然而，值得谨记的是每个文件是否享有“保密”特权是需要逐个判断的。在判断是否要赋予一通信保密特权时, 该通信的性质与写信的人是两个同样重要的考量因素。该通信在性质上必须是保密的并且是“合理必要且与从业者的权限范围相关”[iii]。例如有关商业事项的意见不太可能享有该特权。同样地，专利检索的结果，即使是出自具备资质的专利律师之手，也可能不被赋予保密特权，但一份详细的基于该检索的有关专利性的意见应当被赋予该特权。
因此，有关“享有保密特权的信息”这一议题对于全球的专利律师而言仍然是一个特别棘手的问题，在涉及拥有搜证类规定的国家（例如美国）开始进行任何诉讼前需要被特别地谨慎对待。
[i] https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-11…/2017-23048.pdf
[ii] 美国民事诉讼程序的联邦诉讼法规的第5章节（Chapter V of Federal Rules of Civil Procedure）
[iii] 美国v. 联合鞋机公司（United Shoe Machinery Corp.）1918 判决中推出的标准经常被引为保密特权审核的权威性标准：
“保密特权仅应用于以下情况：(1) 声称具备该特权的持有人将要或计划要成为客户；(2) 通信接收人是 (a) 法院的执业律师，或其下属并且 (b) 在通信中扮演律师一职；(3) 该通信有关一个事实，该事实是(c)代理人在无外人的情况下从(b)其客户那里得来的，目的是为了主要提供 (i) 法律上的意见或者 (ii) 法律服务或者 (iii) 一些法律程序上的协助，而非 (d) 为了犯下罪行或错误；并且 (4) 该特权是 (a) 由客户提出申请并且(b) 没有被其放弃。” (强调)。
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/247/32/case.html