« Que dois-je faire pour mettre fin à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale, ou me défendre en cas d’action judiciaire ? »

De manière générale, nous vous assistons sur l’opportunité d’engager une action contre un tiers, éviter ou mettre fin à un litige, mais aussi sur le suivi d’une négociation.

En cas d’action judiciaire en contrefaçon ou en concurrence déloyale déjà engagée, que vous soyez demandeur ou défendeur, nous évaluons vos chances de succès ou risques de condamnation et vous aidons à établir une stratégie d’attaque ou de défense. Nous vous amenons à une transaction pour trouver un accord si cela est pertinent.

Si vous êtes demandeur dans une action judiciaire en contrefaçon, nous préparons le dossier « à charge », par exemple en organisant une saisie-contrefaçon par le choix du lieu de la saisie et d’un huissier de justice familier de ce type de mission, par la préparation d’une requête et d’un projet d’ordonnance de saisie qui seront présentés au tribunal compétent. Lors du déroulement des opérations de saisie, nous intervenons aux côtés de l’huissier de justice en tant qu’expert, pour l’aider à reconnaître tous les éléments de preuve susceptibles de servir vos intérêts au cours du procès.

Pour la suite, tout au long de la procédure judiciaire, nous collaborons avec un avocat spécialisé en propriété industrielle.

En ce qui concerne les actions en Chine, notre équipe en Chine nous permet de vous conseiller avec rapidité et précision sur toutes vos problématiques dans ce pays, tant en matière de propriété intellectuelle que de concurrence déloyale. En cas de litige, nous menons avec nos partenaires locaux des enquêtes de contrefaçon qui permettront de compléter votre dossier par la constitution de preuves.

Pour les litiges ailleurs à l’étranger, nous travaillons aux côtés de nos confrères locaux pour défendre votre position et assurer vos intérêts.

Notre cabinet est particulièrement à même de vous représenter devant la Juridiction unifiée des brevets (JUB).  Nous collaborons avec un avocat lorsque cela est nécessaire et nous disposons dans notre équipe de personnes très informées de l’organisation de la JUB.

Depuis le 1er juin 2023, l’accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet (JUB) est entré en vigueur. Cette étape, attendue depuis de longues années, ouvre une nouvelle page de l’histoire des brevets en Europe puisque la nouvelle juridiction aura la compétence exclusive pour juger des brevets européens à effet unitaire.

Notre équipe est qualifiée pour vous représenter devant la JUB. Nous en faisons une rapide présentation ici.

• Compétence

La JUB est une juridiction internationale ayant une compétence en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens, à effet unitaire ou non. 

Comme illustré sur le site de la JUB, 24 États sur 27 de l’Union Européenne ont signé l’Accord JUB, à savoir toute l’Union Européenne sauf l’Espagne, la Pologne et la Croatie. Parmi ces 24 États ayant signé l’accord, tous ne l’ont pas ratifié de sorte que la JUB est entrée en vigueur en juin 2023 sur 17 États uniquement.

Les décisions de la JUB sont applicables dans tous les États contractants ayant ratifié l’Accord JUB. Les décisions ne sont donc pas applicables notamment au Royaume-Uni, en Espagne, en Croatie et en Pologne, où il reste nécessaire de passer par un tribunal national compétent pour juger les litiges relatifs au brevet européen. 

Comme détaillé sur le site de l’OEB, la JUB est composée d’un tribunal de première instance, comprenant une division centrale ayant son siège à Paris et une section à Munich, ainsi que plusieurs divisions locales et régionales. La cour d’appel a quant à elle son siège à Luxembourg. 

• Principe de fonctionnement

Les décisions sont prises par des collèges de juges, qualifiés juridiquement ou bien techniquement.  Il est prévu une durée d’un an entre l’initiation de la procédure et le jugement sur le fond. Le calcul éventuel des dommages et intérêts est décidé après. 

La JUB a la compétence exclusive en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens à effet unitaire. 

• Régime transitoire et arbitrage

Pour une période de 7 ans (prolongeable une seule fois), c’est-à-dire jusqu’en 2037 au maximum, la compétence aussi bien de la JUB que des tribunaux de chaque pays est possible en matière de validité et de contrefaçon des brevets européens sans effet unitaire. Passé ce délai, la compétence en matière de brevet européen appartiendra uniquement à la JUB pour tous les brevets européens en vigueur dans les États de l’Union Européenne ayant signé l’Accord JUB. 

Par conséquent, il convient d’arbitrer l’intérêt de choisir la compétence de la JUB pour un titulaire. En effet, le demandeur ou le titulaire d’un brevet européen peut décider d’empêcher la saisine de la JUB (« opt-out », ou « dérogation ») pour sa demande de brevet européen ou son brevet européen. En l’absence d’un tel « opt-out », quiconque peut choisir de saisir la JUB ou un tribunal national compétent pendant le régime transitoire. 

Ainsi, la déclaration d’ « opt-out » par un titulaire ou demandeur de brevet européen permet principalement d’anticiper le cas dans lequel un tiers serait à l’origine d’une action contre le titulaire, typiquement en formant une action en nullité contre le brevet européen devant la JUB, alors que le titulaire ou demandeur pourrait préférer mener une telle action en nullité devant un (ou plusieurs) tribunal national. En effet, dans le tel cas d’une action subie, n’est pas possible de déroger à la compétence de la JUB.  

En revanche, dans le cas où le titulaire ou demandeur souhaite lancer lui-même une action, typiquement une action en contrefaçon, il pourra toujours déposer ultérieurement une déclaration d’ « opt out » pour déroger à la compétence de la JUB. 

Enfin, relevons que devant la JUB, il est possible de demander des mesures préalables à l’action (mesures de conservation de preuves, descente sur les lieux), de constater une contrefaçon (dont fourniture de moyens essentiels) ou une nullité, de demander une réparation concernant les licences, pour obtenir des mesures provisoires et des injonctions. 

« Je soupçonne une contrefaçon de mes droits, comment le prouver ? »

Dans le cadre d’une contrefaçon, les contrefacteurs tirent indûment profit de votre notoriété et des investissements de votre société. Il est donc important de protéger l’image de votre entreprise menacée par la dépréciation de la valeur de votre produit et de valoriser votre investissement dans les droits de propriété intellectuelle.

Dans ce contexte, notre cabinet réalise des enquêtes de terrain pour votre compte afin d’obtenir un maximum d’éléments vous permettant de prouver la contrefaçon et dans un second temps de la faire cesser.

Grâce à nos réseaux locaux et notre implantation notamment en Chine, nous assurons une réponse adaptée à vos besoins en tenant compte de vos impératifs et des spécificités de votre entreprises.

Par ailleurs, nous réalisons également des enquêtes d’usage en matière de marques pour vérifier l’exploitation de la marque d’un tiers, contre laquelle vous souhaiteriez agir en déchéance.

En effet, à compter de son enregistrement et suivant un délai variant selon les législations, une marque est soumise à l’obligation d’usage et passible d’une action en déchéance si son titulaire n’est pas en mesure de prouver une exploitation sérieuse du signe.

« J’ai détecté une éventuelle contrefaçon. Cette contrefaçon est-elle certaine ? »

Nous organisons et participons à des saisies-contrefaçon destinées à prouver une contrefaçon de brevet, de certificat d’obtention végétale, de marque, de modèle, de droit d’auteur ou de logiciel.

Nous intervenons pour préparer la saisie et la mener à bien. La préparation de la saisie consiste, tout d’abord, à choisir le lieu de la saisie et un huissier de justice familier de ce type de mission, puis à préparer une requête et un projet d’ordonnance de saisie qui seront présentés au tribunal compétent. Nous apportons notre expérience pour la formulation des fins de la saisie. Nous assurons également une bonne transmission à l’huissier de justice des informations et explications qui lui permettront de mener efficacement sa mission. Enfin, lors du déroulement des opérations de saisie, nous intervenons aux côtés de l’huissier de justice en tant qu’expert, pour l’aider à reconnaître tous les éléments de preuve susceptibles de servir vos intérêts au cours du litige.

Dans certaines conditions, que nous pouvons étudier pour vous, des opérations de saisie-contrefaçon peuvent être diligentées en France en vue d’actions en contrefaçon prévues à l’étranger.

« Est-il possible de détecter l’importation de produits contrefaisants ? »

Quels sont les moyens disponibles pour lutter contre la contrefaçon ?

Tout d’abord, il est possible d’effectuer des enquêtes de terrain pour votre compte afin d’obtenir un maximum d’éléments vous permettant de prouver la contrefaçon et dans un second temps de la faire cesser. L’un des moyens efficaces pour réunir de telles preuves est le constat d’achat, que nous effectuons accompagnés d’un huissier tant sur place que sur internet.

Par ailleurs, nous intervenons pour la préparation de saisies-contrefaçon en présence d’un huissier de justice. Nous intervenons à ses côtés en tant qu’expert, pour l’aider à reconnaître tous les éléments de preuve susceptibles de servir vos intérêts au cours du litige.

Nous mettons également en place des procédures de retenues en douane. En France et en Europe, cela s’effectue par le biais d’une déclaration de vos droits et des caractéristiques de vos produits ce qui permet aux services douaniers de retenir les marchandises présumées contrefaisantes. Après étude des produits, nous procédons le cas échéant à une saisie en vue d’engager ensuite des actions.

Face à la contrefaçon en ligne, nous déposons également des plaintes sur les plateformes de e-commerce et obtenons la suppression des pages offrant à la vente des produits de contrefaçon.

Au regard de ces éléments et notamment des preuves obtenues, nous évaluons avec vous la pertinence d’engager une action judiciaire en contrefaçon.

En marge de ces solutions pour lutter contre la contrefaçon, nous vous conseillons sur d’autres moyens d’action, en particulier la mise en place de surveillances de marques, la formation d’oppositions et l’engagement d’actions en nullité.