La Chambre des recours de l’office européen des marques (EUIPO) a récemment rendu une décision en faveur de la société Volkswagen, confirmant à cette occasion, d’une part, le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle représentant son célèbre van et, d’autre part, l’utilisation possible d’une marque tridimensionnelle comme base d’une opposition contre une marque en deux dimensions.
Conflit entre marques 2D et 3D
En septembre 2019, la société European Flipper / Pinball Factory Gmbh (« Pinball ») a déposé une demande de marque semi-figurative « Cultcamper » désignant des produits et services liés au camping, dont notamment des « véhicules de camping », en classe 12, et des services de « location de véhicules de loisirs », en classe 39, et représentée comme suit :
En janvier 2020, la société Volkswagen (« VW ») a formé opposition contre cette demande de marque, sur la base de deux de ses marques (marque de l’Union européenne n° 10 511 591, marque internationale n° 922 784), représentant chacune la forme de son célèbre « combi VW » :
Volkswagen faisait notamment valoir que ses marques antérieures jouissaient d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public, à tout le moins en ce qui concernait les véhicules.
Cette opposition a été rejetée dans son intégralité par la Division d’opposition de l’EUIPO, celle-ci estimant notamment que :
- les marques antérieures sont « la représentation fidèle d’un campeur ou d’un bus, sous cinq perspectives différentes qui, prises individuellement, présentent tout au plus un caractère distinctif très faible en ce qui concerne les véhicules (…) » ;
- l’élément verbal (CULTCAMPER) de la marque contestée est la partie dominante dans la formation de l’impression d’ensemble de la marque et éloigne donc les marques les unes des autres ; et
- l’élément figuratif de la marque demandée est peu similaire aux marques antérieures de Volkswagen et donc insuffisant pour engendrer un risque de confusion.
La Chambre des recours admet le bien-fondé de l’opposition
Saisie par Volkswagen en avril 2021, la Chambre des recours a cependant annulé la décision rendue par la Division d’opposition.
Selon elle, d’une part, la Division d’opposition aurait dû apprécier les différentes perspectives des marques tridimensionnelles de Volkswagen ensemble et non individuellement puisqu’elles représentaient le même objet sous des perspectives différentes, d’autre part, elle a estimé que le fait que les marques tridimensionnelles étaient une « représentation fidèle à la réalité d’un camping-car ou d’un autobus » n’était pas en soi suffisant pour conclure que le caractère distinctif des marques était faible. La division d’opposition n’avait d’ailleurs fourni aucune justification et Pinball n’avait pas non plus déposé d’observations à l’appui de cette conclusion.
La Chambre des recours a par la suite précisé qu’une marque tridimensionnelle représentant un camping-car devait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne s’écartait pas de manière significative des normes et usages du secteur concerné. Or, en l’espèce, les marques de Volkswagen étaient distinctives car « l’avant de la camionnette est caractérisé par un pare-brise divisé et la forme en V incurvée sur le capot avec les phares circulaires de chaque côté ».
À noter toutefois que Volkswagen n’aura pas non plus convaincu la Chambre des recours que ses marques antérieures bénéficiaient d’un degré élevé de reconnaissance par le public, faute de preuves suffisantes. En particulier, la Chambre des recours souligne que les extraits du site internet Wikipédia versés aux débats par Volkswagen n’ont pas, en soi, de force probante suffisamment élevée. Elle précise en outre que, dans les différentes pièces fournies, le bus est toujours représenté avec le grand logo Volkswagen rond placé au milieu du capot en forme de V. D’autres éléments de preuve auraient dû être produits afin de démontrer le degré de reconnaissance des marques telles qu’enregistrées auprès du public pertinent pour les produits et services en cause.
Quoi qu’il en soit, le dessin figurant sur la marque contestée de Pinball partageant les mêmes caractéristiques – la seule différence consistant en un petit symbole de paix au milieu, à peine perceptible – il était également distinctif. Quant à l’élément verbal « CULTCAMPER », la Chambre des recours a estimé qu’au moins pour le public anglophone, il serait évocateur de l’idée d’un « camping-car très admiré ou considéré comme à la mode ».
Partant de ces constatations, la Chambre des recours en conclut que, compte tenu (a) du caractère distinctif des marques antérieures de Volkswagen, (b) du caractère codominant du dessin de van et de l’élément CULTCAMPER dans la marque de Pinball, (c) de la similitude visuelle et conceptuelle entre les marques en cause et (d) de l’identité/similitude des produits/services comparés, il existe un risque de confusion, le public pertinent étant conduit à percevoir la marque de Pinball comme une déclinaison des marques de Volkswagen.
Conclusion : une marque en 3D peut s’opposer à une marque en 2D
Les marques tridimensionnelles représentent un outil stratégique pour les entreprises qui peuvent, par ce biais, obtenir des droits exclusifs et potentiellement illimités dans le temps, sur la forme de leurs produits.
En obtenir l’enregistrement a cependant toujours été un défi, les offices faisant parfois preuve d’une grande sévérité quant à l’examen du caractère distinctif de ces marques, ce qui explique leur nombre très réduit par rapport aux marques en deux dimensions.
La décision commentée constitue donc une victoire pour Volkswagen sur la protection de la forme de son historique « combi VW », et ce malgré le refus de lui reconnaître un caractère distinctif « élevé ». Cette décision a également le mérite non seulement de clarifier la manière dont doit être apprécié le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle mais également de montrer qu’une marque tridimensionnelle peut être opposée avec succès à une marque en deux dimensions, ce qui est une bonne nouvelle pour les rares titulaires de telles marques !