Nous vous présentons ici une décision de la Cour d’appel de Paris rendue en avril 2024 et qui conclut, chose rare, à l’annulation d’un brevet européen pour insuffisance de description.
Ce que dit la loi
La suffisance de description constitue l’une des conditions fondamentales pour garantir la validité d’un brevet, aussi bien en France qu’en Europe.
Pour la France, l’article L. 613-25 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI) énonce : « Le brevet est déclaré nul par décision de justice : […] b) s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter […] ».
Cette même exigence est formulée dans l’article 138(1) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), qui énonce : « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : […] b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
Cette exigence de description détaillée repose sur un principe d’équilibre. D’un côté, l’inventeur (ou son ayant-droit) bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation de son invention, lui permettant de bénéficier d’un avantage concurrentiel. D’un autre côté, en contrepartie, l’inventeur est tenu de divulguer pleinement les éléments fondamentaux pour réaliser son invention afin de contribuer au progrès technologique et de permettre à d’autres de s’en inspirer une fois le brevet expiré.
La description est donc déterminante, car il faut satisfaire les exigences légales sans révéler des informations critiques qui pourraient affaiblir la position de l’inventeur sur le marché.
Les articles ci-dessus font référence à un « homme du métier », ou une « personne du métier » (relevons par exemple le Règlement d’exécution de la CBE modifié récemment dans ce sens), qui est un personnage fictif, considéré comme étant spécialiste du domaine. Il est également censé connaître l’art antérieur relevant de ses compétences, dans ce domaine.
Ainsi, à la lecture de la demande de brevet ou du brevet, la personne du métier doit être capable de mettre en œuvre l’invention, en faisant appel à ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, et ce, sans efforts excessifs.
Présentation de la décision
Dans cette décision de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 (Pôle 5 chambre 2, n° 22/09439), un brevet européen a été annulé en France pour insuffisance de description.
Le breveté (IMPLANTICA MARKETING LIMITED) avait assigné en contrefaçon un concurrent (AFFLUENT MEDICAL) et une filiale de ce concurrent (MYOPOWERS MEDICAL TECHNOLOGIES France) sur la base d’un brevet EP1284691 délivré en Europe portant sur un appareil de traitement d’incontinence urinaire. De manière classique, les concurrents se sont défendus en attaquant le brevet en question.
L’appareil breveté vise à éviter une manipulation manuelle d’un dispositif d’ajustement, configuré pour contrôler un dispositif de restriction régulant le passage de l’urine. Pour ce faire, l’appareil comprend une servocommande qui requiert une moindre force pour faire fonctionner le dispositif d’ajustement.
Nous retenons les points suivants du brevet IMPLANTICA :
- il donne deux définitions de la servocommande dans sa description : une première étant le fonctionnement « classique » et connu, et une seconde étant un fonctionnement « non classique » adapté pour l’invention (« Advantageously a servo means is used. With servo means less force is needed for operating the adjustment device. The term « servo means » encompasses the normal definition of a servo mechanism, i.e. an automatic device that controls large amounts of power by means of very small amounts of power, but may alternatively or additionally encompass the definition of a mechanism that transfers a weak force acting on a moving element having a long stroke into a strong force acting on another moving element having a short stroke. The servo means comprises a motor, preferably an electric motor, which may be reversible.”) ;
- il revendique le fonctionnement « non classique » en faisant valoir que la servocommande comprend un moteur et un mécanisme qui transforme une force de faible intensité agissant sur un élément mobile ayant une course longue en une force d’intensité élevée agissant sur un autre élément mobile ayant une course réduite, dont le mode de réalisation est représenté dans la figure 6 et est détaillé dans la description.
La présidente de la Cour d’appel a considéré que la description explique seulement comment la servocommande est reliée au dispositif mais n’indique pas comment elle fonctionne. De même, ni les dessins ni les revendications ne précisent la méthode de réalisation de la servocommande selon la définition qui est donnée qui n’est pas la définition « classique » (ou commune) d’un servomécanisme.
Nous pouvons être surpris au premier abord de ce point de vue car la description semble décrire un mode de réalisation de la servocommande « non classique » en figure 6 et parce que le fait de décrire la méthode de réalisation de la servocommande pourrait sembler très exigeant.
Toutefois, lorsque l’on se penche un peu plus sur la caractéristique liée à la servocommande, nous pouvons constater qu’elle a été introduite en cours de procédure. En réponse, l’examinateur avait émis une objection de clarté (A.84) car la caractéristique de servocommande était définie en termes de résultats et n’avait aucun lien fonctionnel avec les autres éléments de la revendication 1 de sorte que l’on ne sait pas quelles fonctions de la servocommande sont dans le dispositif de la revendication 1. En outre, l’examinateur relevait que même en modifiant la revendication 1 pour lever les objections de clarté, un problème d’activité inventive se posait car une servocommande était « largement connue dans le domaine » et qu’une personne du métier voulant réduire la force nécessaire pour réaliser une action aurait utilisé une servocommande afin de transférer une force d’intensité faible en une force d’intensité élevée.
En réponse, IMPLANTICA a modifié les revendications en ajoutant des éléments structurels de la servocommande, et a en outre fait valoir que l’examinateur réalise une analyse a posteriori de l’invention, et qu’il n’y a aucune incitation, à partir des documents cités, d’inverser le fonctionnement de la servocommande. Par ailleurs, IMPLANTICA fait remarquer qu’un mode de réalisation de la servocommande est bien décrit dans la figure 6 et explique le fonctionnement de la servocommande.
On note que dans son brevet, IMPLANTICA ne donne que les relations fonctionnelles de la servocommande, mais explique davantage comment contrôler le dispositif de restriction dans sa réponse à l’OEB.
Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris relève (mise en gras par nous) : « la description se contente d’indiquer l’intérêt du dispositif et le but à atteindre. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société brevetée la description explique seulement comment la servocommande est reliée au dispositif mais n’indique pas comment elle fonctionne. De même, ni les dessins ni les revendications ne précisent la méthode de réalisation de la servocommande selon la définition qui en est donnée qui n’est pas la définition normale d’un servomécanisme. »
Ainsi, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du TGI de Paris et a conclu à la nullité de la revendication pour insuffisance de description, à la différence de l’OEB qui avait accepté les arguments du breveté dans la procédure d’examen.
Nous pouvons déduire de cet arrêt que, pour remplir la condition de suffisance de description en France, il importe d’indiquer comment fonctionnent les moyens revendiqués ainsi que leur méthode de réalisation, tout particulièrement si la définition qui est donnée de ces moyens n’est pas la définition « normale » dans le métier.
Concernant l’appréciation de la suffisance de description en France, nous pouvons par ailleurs rappeler à toutes fins utiles l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 (pourvoi n° R/2016/28322) (voir notre article), dans lequel la Cour avait indiqué que l’homme de métier peut faire appel à des ouvrages de références pour exécuter l’invention, les connaissances professionnelles normales de l’homme du métier n’étant pas uniquement celles découlant directement de son domaine d’activité.
En conclusion
Le présent arrêt de la Cour d’appel de Paris permet encore une fois de souligner à quel point la rédaction de la description peut s’avérer cruciale pour la validité d’un brevet, et ceci tout particulièrement dans la présentation des options de réalisation. En effet, comme souvent à l’issue d’une procédure d’examen et comme ce fut le cas pour le brevet IMPLANTICA, ce qui était optionnel et semblait peu important au moment de la rédaction de la demande peut devenir le cœur de l’invention in fine.