La question semble simple, d’autant que nous sommes confrontés à ces signes commerciaux au quotidien, mais la réalité est plus subtile. La loi et la jurisprudence définissent une marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une origine commerciale de ceux d’une autre.

Cette définition a été le point central de la décision rendue par la Cour de Cassation le 23 janvier 2019, qui a tranché sur la question de savoir si le signe KARAWAN, non déposé comme marque, était exploité en tant que tel et si cet usage était donc contrefaisant vis-à-vis des marques antérieures invoquées CARAVANE.

La Cour a répondu par l’affirmative en rejetant l’argument de la société Roche Bobois selon lequel le signe non déposé KARAWAN était exploité comme un nom de gamme de meubles et uniquement à des fins de référencement.

Définition de la marque, que disent la loi et la jurisprudence ?

Selon le nouvel article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui a été modifié depuis la réforme du Paquet Marques, la marque se définit comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

La jurisprudence est venue compléter cette définition en ajoutant des fonctions qu’un tel signe doit remplir pour être une marque, la première et principale étant de garantir l’identité d’origine des produits et services visés (CJCE, 22 juin 1976, C-119/75, Terrapin).

En d’autres termes, pour constituer une marque, un signe doit être arbitraire par rapport aux produits et services couverts, et ainsi permettre aux consommateurs d’attention moyenne de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.

Le cas du signe KARAWAN

Dans l’affaire CARAVANE vs KARAWAN, l’argument de la société Roche Bobois était de soutenir que le signe KARAWAN, qui n’a pas été déposé à titre de marque, n’était pas pour autant exploité en tant que marque mais « qu’il était usuel, pour les enseignes d’ameublement, d’attribuer des dénominations à leurs produits ou gamme de produits vendus sous leur marque, afin d’en faciliter le référencement ».

Selon elle, il n’y avait donc pas de contrefaçon puisque le signe KARAWAN n’était qu’une référence.

Si le Tribunal de Grande Instance de Paris a accueilli cet argument et a donc rejeté l’action de la société Caravane, la Cour d’Appel de Paris a tranché différemment en estimant que le choix de la société Roche Bobois d’utiliser le signe KARAWAN résultait d’une volonté de distinguer ses produits auprès du consommateur.

Ceci est illustré par le fait que le signe KARAWAN figure en grosses lettres capitales sur les documents publicitaires contrairement aux termes ROCHE BOBOIS apparaissant en plus petits, qu’il est reproduit sur les présentoirs et les catalogues diffusés au public et enfin que sur Google, les mots clés « Canapés » et « karawan » dirigent vers la gamme des produits de Roche Bobois. Le consommateur appréhende donc le terme KARAWAN distinctement de la marque ROCHE BOBOIS.

La Cour de Cassation a statué dans le même sens que la Cour d’Appel et a rejeté les moyens du Pourvoi de la société Roche Bobois.

L’argument de défense de la société Roche Bobois était astucieux mais les éléments relevés par la Cour d’Appel laissaient peu de doutes sur le fait que le signe KARAWAN n’était pas exploité uniquement à titre usuel et à des fins de référencement.

Ces décisions judiciaires, qui ne sont pas favorables à l’image de la société Roche Bobois, ainsi que les frais importants y afférents, auraient pu être évités à cette société si le terme KARAWAN avait été déposé comme marque.

En effet, on peut supposer que la société Caravane aurait formé opposition et aurait obtenu le rejet de l’enregistrement de la demande de marque KARAWAN, ce qui aurait conduit la société Roche Bobois à trouver un nouveau nom pour sa gamme de produits.

Pourquoi est-il le plus souvent préférable de déposer une marque plutôt que de seulement l’utiliser ?

Dans la pratique, nous nous posons régulièrement la question de savoir si un projet de marque est juridiquement valable, s’il est protégeable à titre de marque ou s’il peut être exploité sans dépôt. C’est une question essentielle et qu’il convient d’examiner sous plusieurs aspects.

Ce signe est-il réellement arbitraire ou fait-il une référence quelconque aux produits et services visés ? Le but de ce signe est-il d’identifier un produit ou un service et son origine commerciale ou bien simplement de décrire une caractéristique de ce produit ou de ce service ? Si un jour un tiers dépose ce signe à titre de marque ou exploite ce signe, cela va-t-il engendrer un préjudice ?

Dans les faits, il est assez rare de conclure qu’un dépôt de marque n’est pas nécessaire. En effet, sauf à ce que le signe envisagé soit clairement descriptif d’une caractéristique du produit ou du service, il est toujours préférable de déposer une marque.

L’intérêt juridique et commercial d’un tel dépôt est non seulement de s’assurer un monopole d’exploitation, mais également de moyens d’actions vis à vis de tiers qui déposeraient ou exploiteraient un signe identique ou similaire pour une activité identique ou similaire. Il consiste également à éviter qu’un tiers ne dépose la marque et empêche l’utilisateur de poursuivre son exploitation puisqu’en France, comme dans de nombreux pays, le droit de marque naît du dépôt.

D’un point de vue financier, il vaut toujours mieux engager des coûts pour la protection de sa marque plutôt qu’exploiter sans dépôt et devoir dépenser bien davantage, et avec une marge de manœuvre bien moindre, en cas de conflit ultérieur avec un tiers.

Afin de jouir de la protection la plus complète et paisible possible, il est indispensable d’envisager d’effectuer préalablement au dépôt une recherche d’antériorités, qui permet d’identifier les éventuels droits antérieurs gênants pour l’activité envisagée sous la marque, et si possible, de les neutraliser.

D’ailleurs, depuis la réforme du Paquet Marques, les moyens d’actions pour empêcher l’enregistrement d’une demande de marque ou obtenir la nullité d’une marque ont été élargis, ce qui rend la conduite d’une recherche d’antériorités préalable d’autant plus importante.

En espérant que la définition de la marque n’a plus de secret pour vous, soyez désormais encore plus vigilants avant de communiquer sur un nouveau nom ou un nouveau logo sans vous être interrogés sur la pertinence de le déposer à titre de marque.