Il est inutile de re-déposer une marque pour tenter d’en éviter la déchéance. Cela est considéré comme de la mauvaise foi et est rejeté par les juridictions. Ainsi, l’EUIPO a appliqué ce principe à la pourtant célèbre marque MONOPOLY par une décision du 22 juillet 2019 de la seconde Chambre de recours.
La présente question concerne la situation où une marque enregistrée est restée inutilisée depuis plus de cinq ans. Cela la rend vulnérable à une possible action en déchéance formée par un tiers pour les produits et services pour lesquels ladite marque n’a pas été exploitée.
Le titulaire américain de la célèbre marque MONOPOLY, Hasbro, Inc., avait fait enregistrer celle-ci auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) en classes 9, 16, 25, 28 et 41 par plusieurs dépôts effectués entre 1996 et 2010.
Il décide d’obtenir l’enregistrement d’une nouvelle marque en 2010 devant ce même Office pour des produits et services déjà protégés en en ajoutant de nouveaux.
En 2011, la société croate Kreativni Dogadaji d.o.o. décide d’attaquer cette dernière marque afin de la faire annuler sur la base de la mauvaise foi selon l’article 59(1)b) du règlement sur la marque communautaire, devenue marque de l’Union européenne, qui dispose que :
« La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
(a)(…)
(b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
La Division d’Annulation de l’Office a estimé qu’un tel re-dépôt était une pratique commune et acceptable et que la mauvaise foi n’avait pas été démontrée.
Le demandeur a présenté un appel qui a été favorablement reçu par la seconde Chambre de recours.
Celle-ci a considéré que s’il est possible de maintenir une couverture la plus large possible de produits et services, il était inacceptable d’étendre artificiellement la période autorisée de non-usage. Dans le cas présent, elle a considéré que ce but était celui poursuivi par le titulaire qui l’avait d’ailleurs lui-même reconnu et non pas l’harmonisation qu’il invoquait également de son portefeuille de marques.
C’est ainsi que la marque en cause a été finalement annulée, mais uniquement bien sûr, et très logiquement, pour les produits et services pour lesquels la marque avait déjà été enregistrée auparavant. Reste à savoir si Hasbro Inc. va se pourvoir devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.
