La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 25 juillet 2018, a répondu par l’affirmative à cette question préjudicielle posée par la Cour d’Appel de Bruxelles, en considérant que « le titulaire d’une marque de l’Union Européenne peut s’opposer à ce qu’un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d’autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier […] en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE) où ils n’ont jamais été commercialisés », sur le fondement de l’article 5 de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.
Dans cette affaire, qui opposait Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV à Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA (C-129/17), les sociétés Duma et GSI faisaient l’acquisition de chariots élévateurs à fourche MITSUBICHI en dehors de l’Espace économique européen et, après les avoir placés sous le régime de l’entrepôt douanier, supprimaient tous les signes identiques à la Marque MITSUBISHI sur les produits, effectuaient des modifications afin de les rendre conformes aux normes en vigueur dans l’Union européenne, procédaient au remplacement des plaquettes d’identification et des numéros de série, et apposaient leurs propres signes, en vue de les importer et de les commercialiser dans l’EEE.
La CJUE se prononce dans cette affaire, en faveur des sociétés MITSUBISHI, en considérant que :
- la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes portent par nature, atteinte à la fonction essentielle de la Marque, d’indication d’origine ; en effet, ces opérations empêchent de contrôler la première mise dans le commerce des produits revêtus de la Marque dans l’EEE ;
- la suppression des signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes affectent également les fonctions d’investissements et de publicité de la Marque ; en effet, en mettant dans le commerce pour la première fois, des produits démarqués, sans le consentement du titulaire de la Marque, les consommateurs connaissent ces produits sans qu’ils puissent les associer à leur Marque, empêchant ainsi le titulaire des droits d’acquérir une réputation sur sa Marque, susceptible d’attirer et de fidéliser sa clientèle, par la qualité de ses produits et, le privant ainsi de s’en servir pour la promotion de ses ventes, dans sa stratégie commerciale ou pour réaliser la valeur économique du produit portant la Marque ;
- la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE sont contraires à l’objectif de la directive 2008/95 qui est d’assurer une concurrence non faussée ; en effet, ces opérations avaient pour but de contourner le droit du titulaire d’interdire l’importation de ces produits revêtus de sa Marque ;
- la suppression de signes identiques à la Marque et l’apposition d’autres signes en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, doivent être considérés comme un « usage dans la vie des affaires » qui peut être interdit conformément à l’article 5 de la directive 2008/95 et à l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009 ; plusieurs arrêts de la CJCE (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club C-206/01 ; arrêts du 25 janvier 2007 Adam Opel C-48/05 et arrêt du 23 mars 2010 Google France et Google C-236/08 à C-238/08) étaient déjà venus établir que les types d’usage que le titulaire de la Marque peut interdire aux termes des articles 5 de la directive 2008/95 et 9 du règlement 207/2009 ne sont pas limitatifs, mais concernent quoiqu’il en soit un comportement actif (arrêt du 3 mars 2016, Daimler C-179/15) ; or dans cette affaire, et contrairement aux conclusions de l’avocat général, la CJUE considère que les sociétés ayant procédé au démarquage et au remarquage de produits en vue de l’importation et de la commercialisation des produits dans l’EEE, avaient pour but d’en tirer un avantage économique dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui implique un comportement actif, et peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires ;
Ainsi,
- les opérations de démarquage et de remarquage sur des produits acquis en dehors de l’EEE, en vue de les importer et de les commercialiser pour la première fois dans l’EEE, sans le consentement du titulaire de la Marque, peuvent être interdits, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/95 et de l’article 9 du règlement (CE) no 207/2009.
- Il n’est donc pas possible de contourner la règlementation sur les importations parallèles en supprimant la Marque d’origine pour la remplacer par un autre signe.
- Il est important de souligner que ces opérations sont interdites quand bien même les produits peuvent encore être identifiés par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la Marque. En effet, la CJUE relève non seulement que la fonction essentielle de la Marque, de garantie d’origine, est affectée indépendamment de ce fait, mais va plus loin, en estimant que cela accentue encore davantage l’atteinte ; affectant toutes les fonctions de la Marque.
- Enfin, il est sans incidence que les opérations de démarquage et de remarquage des marchandises soient effectuées lorsqu’elles sont encore placées sous le régime de l’entrepôt douanier, dès lors que ces opérations sont effectuées en vue de l’importation et de la mise dans le commerce de ces marchandises pour la première fois dans l’EEE.
Dans une affaire où l’on aurait pu penser, conformément aux conclusions de l’avocat général, que seule la règlementation sur la concurrence déloyale pouvait venir s’appliquer, la CJUE fait une application extensible du droit des Marques.
En effet, outre l’examen classique de l’atteinte aux fonctions de la Marque, la CJUE pallie l’absence de réglementations européennes sur les Marques, spécifiques au démarquage de produits, en faisant une interprétation très large de la notion d’usage dans la vie des affaires, condition nécessaire au droit d’interdire, conféré au titulaire de la marque par le règlement 207/2009 et la directive 2008/95 et, en mettant en balance les opérations en cause avec l’objectif de la directive 2008/95, d’une concurrence non faussée.
Par ailleurs, dans cette affaire, les sociétés Duma et GSI avaient, pendant une période de plus de 5 ans précédant les faits objets de la question préjudicielle posée à la CJUE, procédé à l’importation parallèle dans l’EEE des chariots élévateurs à fourche marqués MITSUBISHI, sans le consentement du titulaire; agissements considérés comme portant atteinte au droit des Marques, par la juridiction nationale de renvoi. En outre, la société Duma était autrefois un sous distributeur officiel des chariots élévateurs à fourche MITSUBISHI en Belgique.
Il était donc plus aisé pour la CJUE, de conclure que les sociétés GSI et Duma avaient pour but de contourner le droit du titulaire de Marque d’interdire l’importation des produits revêtus de sa Marque, et d’en déduire que cela est contraire à l’objectif de la directive européenne d’une concurrence non faussée.
On peut se demander si la décision aurait été différente, si ces opérations avaient été effectuées sans ces antécédents, et sur un marché où le démarquage peut être motivé par d’autres facteurs.
L’avenir devra donc encore montrer comment cette décision devra être interprétée, selon les circonstances spécifiques des opérations de démarquage et remarquage.
Quoiqu’il en soit, on ne peut que se réjouir de cette décision, très favorable aux titulaires de marques de l’Union européenne, qui mettent leurs marques au cœur de leur stratégie commerciale, et de ce fait, doivent pouvoir contrôler la première mise sur le marché de leurs produits dans l’Espace économique européen.