par Mathilde ESCUDIER, 15 mars 2016

15/03/2016

Les conséquences en pratique pour les titulaires de marques

1. Qu’est-ce que la décision IP Translator ?

Il s’agit d’une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 19 juin 2012 qui statue sur la portée de la protection d’une marque communautaire couvrant un en-tête de classe (= chapeau existant pour chacune des 45 classes de la Classification de Nice  qui résume de manière indicative les produits ou services détaillés dans la liste alphabétique de la classe concernée. Exemple : en-tête de la classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie »).

2. Situation avant IP Translator

L’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) considérait que les marques communautaires visant un en-tête de classe entier couvraient tous les produits et services contenus dans la liste alphabétique de cette classe.

Exemple : l’en-tête de la classe 10 est « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture ». La marque communautaire déposée pour ce libellé couvrait les « biberons » qui sont dans la liste alphabétique de cette classe.

3. Situation après IP Translator

Cette décision pose le principe selon lequel le libellé doit être clair et précis. Les en-têtes ne couvrent désormais que les produits ou services ou une catégorie de produits et services désignés selon une interprétation littérale de l’en-tête.

Exemple : les « biberons » ne sont plus inclus dans l’en-tête de la classe 10 car ils n’entrent pas de manière évidente dans une des catégories de produits visées par l’en-tête. En revanche, les « scalpels » seraient bien protégés car ils relèvent clairement de la catégorie des « instruments chirurgicaux ».

4. Conséquences de l’application de IP Translator dans le nouveau Règlement sur la marque communautaire

  • Il est possible de préciser la portée de protection des marques communautaires couvrant un en-tête de classe :

Qui ? Les titulaires de marques communautaires déposées avant le 22 juin 2012, enregistrées au 23 mars 2016 et désignant un ou plusieurs entêtes de classes entier(s)

Comment ? Déclarer auprès de l’OHMI les produits ou services que le titulaire souhaitait voir couverts par la marque au moment de son dépôt, au-delà de ceux relevant d’une interprétation littérale de l’en-tête. Attention, il faut que ces produits ou services soient dans la liste alphabétique de la version de la Classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Quand ? Jusqu’au 24 septembre 2016.

Ces demandes feront l’objet d’un examen par l’OHMI.

  • Afin de pallier l’aléa de l’interprétation littérale de l’en-tête, pour vos nouveaux dépôts, mieux vaut couvrir expressément les produits et services que vous souhaitez protéger plutôt que l’en-tête de classe.

Nous sommes à votre disposition pour déterminer les marques communautaires concernées par la possibilité de précision du libelle indiquée ci-dessus et pour vous éclairer sur les produits ou services indiqués dans la classification de l’année du dépôt qui peuvent donc être expressément visés.

Un article détaillé sur la réforme des textes communautaires sera publié très prochainement sur notre site Internet brevets-marques.llr-international.com.